知產(chǎn)審判｜平行進口中商標侵權(quán)認定的審理思路

文 | 廣州知識產(chǎn)權(quán)法院

蔣華勝 潘星予 游瑞娜

平行進口通常是指內(nèi)容相同的知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品在兩個以上國家均獲得知識產(chǎn)權(quán)保護，未經(jīng)授權(quán)的進口商將此種知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品從一國進口到另外一國的行為。商標平行進口是平行進口的種類之一，一般是指進口商未經(jīng)商標權(quán)人或其被許可人同意，通過海關(guān)將商標權(quán)人在境外生產(chǎn)或銷售的合法貼附商標的商品進口到本國境內(nèi)以及進行銷售的跨境貿(mào)易方式。

隨著全球自由貿(mào)易的不斷發(fā)展，商標平行進口已經(jīng)成為跨境貨物貿(mào)易的一種常見方式。實踐中，商品平行進口引發(fā)的商標侵權(quán)糾紛屢見不鮮，該類案件常見的爭議點在于未經(jīng)商標權(quán)人同意的正品進口輸入是否侵犯商標權(quán)。人民法院在認定商標平行進口是否構(gòu)成侵權(quán)時應當以《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）為依據(jù)，回歸商標權(quán)的保護本質(zhì)。本文以一起平行進口中商標侵權(quán)糾紛案件為例，梳理平行進口中商標侵權(quán)認定的審理思路與裁判規(guī)則，探究商標權(quán)合理保護的邊界。

基本案情與依法裁判

百威英博集團是在全球設(shè)有多家關(guān)聯(lián)企業(yè)的跨國公司集合體，德國弗蘭齊絲卡納公司（SPATEN-FRANZISKANER-BRAU GMBH）、百威投資（中國）有限公司（以下簡稱“百威公司”）均為該集團的關(guān)聯(lián)公司。弗蘭齊絲卡納公司是G807592號和G1241072號商標的商標權(quán)人，許可百威公司使用該商標。

2019年1月，被告廣東廣州市東方科苑進出口有限公司（以下簡稱“東方科苑公司”）從新加坡出口商處平行進口一批啤酒商品，因涉嫌侵犯弗蘭齊絲卡納公司商標權(quán)被珠海海關(guān)扣留，被訴侵權(quán)商品生產(chǎn)商顯示為弗蘭齊絲卡納公司。將該批商品與百威公司在電商平臺銷售的授權(quán)商品進行比對，兩者不存在實質(zhì)性差異。

百威公司基于弗蘭齊絲卡納公司的授權(quán)向廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院提起訴訟。百威公司認為，被訴侵權(quán)商品使用了與G1241072號以及G807592號商標相同的標識，屬于在同種商品上使用相同商標的行為，侵害了其商標權(quán)，請求判令東方科苑公司停止商標侵權(quán)行為并賠償其經(jīng)濟損失。東方科苑公司辯稱，該被訴侵權(quán)啤酒是弗蘭齊絲卡納公司生產(chǎn)的正品，其購買的標的物是啤酒，而非商標權(quán)的買賣或許可，是正常的國際貿(mào)易行為，并未侵犯百威公司的商標權(quán)利。

一審法院經(jīng)審理認為，現(xiàn)有證據(jù)無法證實被訴侵權(quán)商品為弗蘭齊絲卡納公司生產(chǎn)或授權(quán)生產(chǎn)，東方科苑公司的行為侵犯了百威公司的商標權(quán)，遂判決東方科苑公司停止進口并銷毀被訴侵權(quán)商品，賠償百威公司經(jīng)濟損失及合理維權(quán)費用共計20萬余元，駁回百威公司的其他訴訟請求。

一審宣判后，東方科苑公司不服，向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

二審法院經(jīng)審理認為，被訴侵權(quán)商品的制造商、出口商、發(fā)貨商均為百威英博集團控股的子公司，通過分工合作方式將被訴侵權(quán)商品出口至新加坡的授權(quán)經(jīng)銷商，再銷售給東方科苑公司以平行進口方式輸入到中國。本案中，證據(jù)可相互印證被訴侵權(quán)商品屬于平行進口的正品。被訴侵權(quán)商品與商標權(quán)人授權(quán)在中國市場銷售的商品相同或者不存在實質(zhì)性差異，兩者均受到商標權(quán)人的共同控制。該商品貼附的商標與本案注冊商標均指向商標權(quán)人弗蘭齊絲卡納公司。由于被訴侵權(quán)商品上所貼附的標識與本案商標權(quán)人的注冊商標完全相同，對于中國市場而言，不會導致消費者產(chǎn)生混淆誤認，故被告的行為難以認定為侵害商標權(quán)的行為。

綜上，根據(jù)《商標法》第四十八條、第五十七條相關(guān)規(guī)定，廣州知識產(chǎn)權(quán)法院于2021年4月16日作出終審判決，撤銷一審民事判決，駁回百威公司的全部訴訟請求，因訴訟產(chǎn)生的相關(guān)費用共計1.6萬余元，由百威公司負擔。

法律適用條件

商標平行進口的實質(zhì)在于進口商在國外合法購買貼附商標的授權(quán)商品，未經(jīng)商標權(quán)人同意將商品輸入中國境內(nèi)，一般而言，應當具備以下條件：第一，權(quán)利人對商品上貼附的商標在出口國與進口國均享有合法的權(quán)利?？鐕净谏虡I(yè)利益安排在全球不同國家進行商業(yè)布局，對同一商業(yè)標識在不同國家注冊為商標從而在不同國家對其享有單獨商標權(quán)。平行進口商品是由商標權(quán)人在出口國享有使用商標進行生產(chǎn)的合法權(quán)利，并由權(quán)利人自己或者授權(quán)他人進行市場合法銷售的商品。第二，平行進口商品為貼附商標的正品而非假冒品。平行進口商品是權(quán)利人在出口國自己或者授權(quán)他人貼附商標并投入市場的正品，而非進口到境內(nèi)的假冒商品。第三，出口國與進口國的商標權(quán)人實質(zhì)性歸屬于同一權(quán)利人。出口國的商標權(quán)人與進口國的商標權(quán)人為同一人，或者兩者之間存在管理上、經(jīng)濟上的控制關(guān)系。雖然從形式上看可能存在法律上的獨立關(guān)系，但實質(zhì)上屬于同一人的情形。特別是進口國商標權(quán)人是出口國商標權(quán)人的子公司、分公司或者兩者屬于同一主體的情形。第四，未經(jīng)商標權(quán)人同意。進口商未經(jīng)權(quán)利人同意或者授權(quán)進行平行進口或者在國內(nèi)進行銷售。第五，平行進口商品履行正常合法的海關(guān)監(jiān)管手續(xù)進入到國內(nèi)。進口商在境外市場合法購買并履行進口國海關(guān)合法進口法律手續(xù)并依法繳納關(guān)稅，符合海關(guān)對進口商品的法律監(jiān)管。

本案中，百威英博集團是對集團品牌進行集中管理的大型跨國公司，被訴侵權(quán)商品由百威英博集團子公司通過分工合作方式生產(chǎn)、銷售給其在新加坡的授權(quán)銷售公司，并由該公司將被訴侵權(quán)商品銷售給東方科苑公司，通過進口方式輸入到中國。本案證據(jù)能夠相互印證被訴侵權(quán)商品屬于平行進口的正品，此即平行進口商品屬于正品的判斷規(guī)則。

另外，本案也適用“共同控制或者所有”侵權(quán)例外規(guī)則，即被訴侵權(quán)商品與授權(quán)商品受同一主體控制的情況下不應認定為侵權(quán)。本案中，涉案商品的生產(chǎn)商、出口商、發(fā)貨商作為百威英博集團所控股的子公司，其通過分工合作方式將被訴侵權(quán)商品出口到新加坡的授權(quán)經(jīng)銷商。被訴侵權(quán)商品的制造者與銷售者均為百威英博集團的關(guān)聯(lián)公司。百威英博集團屬于大型跨國集團，其控股的數(shù)家子公司分布在全球各地，公司的品牌則由集團公司根據(jù)商業(yè)需要配置相應的子公司進行使用。涉案商品是由商標權(quán)人在德國慕尼黑工廠生產(chǎn)的正品，與本案授權(quán)商品均屬于商標權(quán)人所有。而被訴侵權(quán)商品的品牌又屬于百威英博集團統(tǒng)一管理，由其實際控制商標權(quán)的全球經(jīng)營。因此，當這種平行進口商品與授權(quán)商品均屬于商標權(quán)人所有或者由百威英博集團統(tǒng)一控制時，平行進口商品不構(gòu)成侵害商標權(quán)。

司法認定標準

是否存在混淆可能性既是商標授權(quán)確權(quán)審查的重要尺度，也是侵權(quán)認定的主要依據(jù)。商標侵權(quán)的認定并非要求被訴侵權(quán)標識與商標權(quán)人的商標在物理上完全相同?！渡虡朔ā凡⒎潜Ｗo符號本身，而應對是否容易導致混淆、誤認進行判斷。《商標法》第五十七條是該法所規(guī)定的商標侵權(quán)判斷的主要法律規(guī)范體系。從商標保護的內(nèi)在價值及我國《商標法》的內(nèi)在邏輯規(guī)范出發(fā)，對于該法第五十七條第（一）項的規(guī)定應當解釋為對于商標以及商品或者服務“雙相同”的侵權(quán)形態(tài)時仍需堅持混淆可能性標準，商標侵權(quán)判斷的推定混淆可能性標準。在某些特殊情況下，“雙重相同”并不會導致混淆，此時仍應堅持混淆理論不能認定侵權(quán)。商標相同以及商品或者服務相同的場景均不是商標侵權(quán)判斷的構(gòu)成要件或者法律標準，而是商標與商標或者服務之間的結(jié)合場景，且其與推定混淆可能性之間并非存在充分條件或者必要條件的邏輯關(guān)系。在屬于“雙重相同”場景下，允許被訴侵權(quán)人反證不存在混淆可能性的舉證責任。商標的市場價值在于針對特定商業(yè)主體與特定商品進行聯(lián)系。法律所要保護的利益是商標與商品的唯一、確定指向關(guān)系。消費者按照自由意愿選擇所需要的商品，以商標作為媒介進行尋找，可以降低搜索成本，以提高交易效率。因此，侵害商標權(quán)的判斷標準應當為是否存在混淆可能性。

本案中，無論是商標權(quán)人同意在中國授權(quán)銷售的啤酒，還是平行進口的啤酒，由于被訴侵權(quán)商品上所貼附的標識與本案商標權(quán)人的注冊商標完全相同，對于在中國市場的相關(guān)公眾來說，涉案商標并不會割裂權(quán)利人與貼附相同商標的平行進口商品之間的唯一指向關(guān)系，不存在混淆可能性，故被訴侵權(quán)行為難以認定為侵害商標權(quán)。這一跨境商業(yè)方式能夠促進全球商品流通，擴大消費者獲得商品的渠道，也不會損壞商標權(quán)人的利益。故從權(quán)利人與消費者之間利益平衡的角度看，鼓勵商標平行進口有利于促進豐富市場供給，推動市場競爭，消費者亦可通過市場競爭獲得利益。

若被訴侵權(quán)商品與授權(quán)商品存在實質(zhì)性差異，會損害權(quán)利人的商標商譽，從而構(gòu)成商標侵權(quán)。本案中，被訴侵權(quán)商品屬于正牌啤酒，其狀況并未被改變或者損害，經(jīng)過定性與定量分析，無論是制造工藝方面，還是儲存方式等物理屬性方面，均與商標權(quán)人授權(quán)銷售商品的質(zhì)量不存在實質(zhì)性差異。權(quán)利人對兩者均具有質(zhì)量控制能力，商標權(quán)人在電商平臺上銷售的授權(quán)商品與被涉案商品亦不存在實質(zhì)性差異。因此，涉案啤酒不應當被認定為侵害原告的商標權(quán)。

侵權(quán)抗辯事由

商標權(quán)用盡，又稱為一次銷售、權(quán)利窮竭，是指當擁有商標權(quán)的商品被合法售出之后，擁有商標權(quán)的商品被受讓人再次銷售時商標權(quán)人無權(quán)禁止轉(zhuǎn)賣人即原受讓人繼續(xù)使用原商標標志。商標權(quán)作為知識產(chǎn)權(quán)具有地域性與獨立性，在一國取得商標權(quán)并不意味著在他國取得商標權(quán)，應當以商標注冊國的法律保護為基礎(chǔ)。即使商標權(quán)在國外受到該國法律的保護，但該商標并非當然受到中國法律的保護。在商標權(quán)人主張被訴侵權(quán)商標構(gòu)成侵權(quán)的情況下，權(quán)利人應以在中國注冊商標為權(quán)利基礎(chǔ)主張侵害商標權(quán)。商標平行進口進入中國境內(nèi)并非屬于權(quán)利人使用注冊商標，國外使用的商標屬于國際權(quán)利用盡語境下的商標，并非屬于權(quán)利人在中國所主張的商標權(quán)，即使符號在物理特征上完全相同，但仍然屬于兩枚獨立的商標。

在沒有國際條約、雙邊或多邊協(xié)定進行特別制度安排的情況下，被訴侵權(quán)人主張商標權(quán)國際用盡難以成立。因為商標權(quán)應當是受到一國法律保護而不是受到他國保護的商標權(quán)。國外商標權(quán)利人首次銷售商品后的權(quán)利用盡所指向的商標權(quán)并非中國法所保護的商標權(quán)，權(quán)利人主張侵害商標權(quán)不是同一枚商標所蘊含的權(quán)利。在國外，基于該國商標法的規(guī)定而出現(xiàn)商標權(quán)用盡，并不能作為被訴侵權(quán)人主張商標權(quán)用盡因而不侵害商標權(quán)的當然抗辯理由，故平行進口的商標權(quán)國際用盡不能成立。商標權(quán)國內(nèi)用盡則屬于授權(quán)商品首次銷售后的權(quán)利用盡。由于平行進口輸入的商品并非屬于商標權(quán)人在國內(nèi)首次銷售的商品，權(quán)利人并非對其進行國內(nèi)首次銷售，故商品平行進口的商標權(quán)國內(nèi)用盡亦不能成立。

在平行進口中，商標正當使用中的指示性使用也是被訴侵權(quán)人常用的不侵權(quán)抗辯理由。所謂商標指示性使用行為，一般是指被訴侵權(quán)人使用商標權(quán)人的商標是為了客觀表明其所提供的商品或者服務用途、品質(zhì)、對象是來源于商標權(quán)人的商品或者服務的商標使用行為?？剂磕芊癯闪⒄斒褂?，人民法院應從進口商或銷售者使用意圖是否善意，使用目的是否正當，使用方式是否必要、合理等方面對進口商或銷售者使用商標的場所、方式、目的、形式是否屬于正當使用等進行綜合判斷。在司法實踐中，進口商或銷售者在其店鋪招牌、墻面等單獨使用權(quán)利人商標時，未標注其自己的商標，或以字體、顏色刻意強調(diào)權(quán)利人商標的顯著性，超出必要、合理的使用范圍，此種行為屬于商標法意義上的標示來源使用且容易導致消費者產(chǎn)生混淆，構(gòu)成商標侵權(quán)行為而非指示性使用。需說明的是，客觀上可能導致消費者混淆的商標使用行為并非一概不構(gòu)成商標正當使用。為指示說明自身提供商品的來源、特征等真實信息而使用他人商標的行為，即使可能導致消費者混淆，是否構(gòu)成正當使用仍應從商標侵權(quán)判定標準予以判斷。只要商標正當使用抗辯成立，人民法院應當判定不構(gòu)成商標侵權(quán)。

在立法機關(guān)未對商標平行進口是否構(gòu)成侵權(quán)作明確表態(tài)的情況下，司法機關(guān)應當秉持謙抑立場，在個案中對商標使用行為是否侵害商標權(quán)作出公正裁判，避免對某一商業(yè)交易模式的機械化理解，以及進行標簽化裁決。在審理商品平行進口中的商標侵權(quán)糾紛案時，人民法院應當圍繞平行進口中的被訴侵權(quán)商品是否屬于正品、被訴侵權(quán)標識是否容易導致消費者混淆以及被訴侵權(quán)標識是否屬于正當使用問題進行審理，并就典型情形總結(jié)出司法裁判規(guī)則，實現(xiàn)裁判規(guī)則的統(tǒng)一，體現(xiàn)裁判尺度的案例價值，確保司法裁判公正高效權(quán)威。

本期封面及目錄

《中國審判》雜志2021年第14期

中國審判新聞半月刊·總第276期

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