何為商標實際使用？認定證據(jù)？商標的轉(zhuǎn)讓和許可是否為“使用”？

一、案例

一審:（2017）京73行初8531號

二審:（2018）京行終2661號

二、基本案情

訴爭商標系第3968902號“華山論劍”商標，于2004年3月22日向國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)提出注冊申請，核定使用在第41類“教育;安排和組織會議;收費圖書館;書籍出版;節(jié)目制作;文娛活動;俱樂部服務(娛樂或教育);健身俱樂部;動物園;經(jīng)營彩票”服務上，商標權(quán)專用期限至2027年1月6日，現(xiàn)商標權(quán)人為華山論劍公司。

2016年11月16日，商標局決定訴爭商標予以撤銷。華山論劍公司不服第Y9617號決定書，于2016年12月29日向國家工商行政管理總局商標評審委員會(簡稱商標評審委員會)提起復審。2017年9月21日，商標評審委員會作出復審決定，認定：華山論劍公司提交的相關(guān)商標許可合同僅能證明訴爭商標許可授權(quán)情況，不能證明訴爭商標的實際使用情況，相關(guān)圖片及名片均為自制證據(jù)，無形成時間，在沒有其他有效證據(jù)作證的情況下，難以認定訴爭商標的實際使用情況。商標評審委員會決定：訴爭商標予以撤銷。

華山論劍公司不服商標評審委員會的決定向法院起訴，兩審法院均認為訴爭商標未進行實際使用而駁回其訴訟請求。

三、爭議焦點

訴爭商標在核定使用的商品上在指定期間是否進行了真實、合法、有效的使用。

四、法院觀點

一審法院認為，華山論劍公司在行政階段提交的證據(jù)3中其與陜西祖華就業(yè)指導咨詢服務有限公司簽訂的商標許可使用合同因存在多份復印件授權(quán)代表手簽姓名不統(tǒng)一的情況，故對其真實性不予認可。商標使用的照片、華山論劍公司的辦公場所和名片使用“華山論劍”的照片均為自制證據(jù)，真實性和產(chǎn)生時間無法確認;證據(jù)3中的祖華教育網(wǎng)站使用“華山論劍”商標的截圖不能顯示網(wǎng)址及形成時間，真實性和產(chǎn)生時間亦無法確認，上述證據(jù)均不能證明訴爭商標在指定期間內(nèi)在教育等服務上有實際使用。另外，證據(jù)1中華山論劍公司與西安市戶外運動協(xié)會簽訂的商標許可使用合同、證據(jù)2中華山論劍公司與陜西淵博文化傳播有限公司簽訂的商標許可使用合同均沒有其他有效證據(jù)予以佐證，不能證明上述合同已經(jīng)實際履行以及訴爭商標在指定期間內(nèi)在教育等服務上進入了商品流通領(lǐng)域。

二審法院認為，商標的使用是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。即使華山論劍公司提交的商標許可使用合同屬實，商標許可使用合同也只能體現(xiàn)當事人應當實施的行為，而不能證明當事人確實依據(jù)合同約定實施了該行為。華山論劍公司提交的其他證據(jù)均無法體現(xiàn)形成時間，不足以證明訴爭商標在指定期間內(nèi)在核定使用的服務上進行了真實、合法、有效的使用。

五、律師視角

1.何謂非商標意義上的使用？

(1)商標注冊信息的公布或者商標注冊人關(guān)于對其注冊商標享有專用權(quán)的聲明;

(2)未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用;

(3)僅作為贈品使用;

(4)僅以維持商標注冊為目的的象征性使用。

2.可證明商標實際使用的證據(jù)
(1)采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價目表等上;

(2)商標使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進出口檢驗檢疫證明、報關(guān)單據(jù)等上;

(3)商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進行的廣告宣傳;

(4)商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料;

(5)其他符合法律規(guī)定的商標使用形式。

3.商標不使用的期限計算

商標連續(xù)三年不使用則可由申請人提起由商標局依職權(quán)予以撤銷，對于三年的時間起算點到底是以注冊之日起正推3年還是自申請人提出撤銷申請之日向前推算三年?我國商標局的做法采用后者，既便于實踐的操作，又更符合立法本意。

4.注冊商標許可他人或轉(zhuǎn)讓行為是否為使用？

對于注冊商標后許可他人使用的行為是否屬于商標使用，審判實踐中的判定不一存在許可使用合同或者備案為準，而是更加關(guān)注被許可人在該有效合同期間內(nèi)的使用行為是否是實際使用，若僅有許可使用合同作為使用商標的抗辯，法院不予采納。簡而言之，如果只是單純的轉(zhuǎn)讓或者許可，則其實際上只是“象征性使用”，其并不具有使用商標的真實意圖，更不能發(fā)揮商標標識商品或者服務來源的基本功能，因此這種行為就是不能夠認定為商標使用的。

5.“實際使用”是否需要具備“使用意圖”？

商標使用者只有具有真實的使用意圖，將商標不斷的用于商業(yè)活動中時，其商標才可以逐漸的與其商品或者服務建立起一種一一對應的關(guān)系，公眾也就可以通過商標來判別商品或者服務的來源。相反，如果使用者并沒有真實使用商標的意圖，那么這種無意圖的使用行為就只是一種為了規(guī)避商標監(jiān)管的“象征性使用”，從商標法的立法總之上來看是為了促進商標的有效使用和管理秩序，避免資源的浪費和無效占有，因此沒有“使用意圖”的“使用”行為會被法院判定沒有進行商標使用。

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