日本專利授權(quán)后制度沿革對我國的啟示

針對我國專利維權(quán)周期長的問題，有觀點(diǎn)建議應(yīng)效仿日本，賦予法院在專利侵權(quán)訴訟案件審理中對專利權(quán)有效性進(jìn)行認(rèn)定的審理權(quán)限 。日本與我國在專利法律制度方面有諸多相似之處，其相關(guān)制度設(shè)計(jì)值得我們思考，但是否應(yīng)當(dāng)效仿日本對我國的專利無效制度進(jìn)行變革，筆者認(rèn)為仍需要進(jìn)一步探討。如果對于商標(biāo)問題有任何疑問，歡迎前來咨詢，我們可以為您提供專業(yè)的指導(dǎo)性意見。歡迎關(guān)注知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊商標(biāo)查詢 

一、日本專利授權(quán)后制度的沿革

以日本最高法院“Kilby第275號專利上告判決”(下稱Kilby案判決)首次在判決中認(rèn)定專利權(quán)效力作為標(biāo)志，可以把日本授權(quán)后制度分為兩個(gè)階段。

(一)Kilby案判決之前

日本1885年公布的《專利買賣條例》被認(rèn)為是日本最早的專利法，其中第十四條已規(guī)定了專利權(quán)無效制度。日本現(xiàn)行《專利法》系1959年制定，之后通過法律修正案的方式多次修改，近年來更是修改頻繁，最新的修改案于2018年5月公布。從《專利買賣條例》開始?xì)v經(jīng)100多年，專利的保護(hù)對象、權(quán)利期間、申請程序、審查、審判、訴訟制度等也經(jīng)歷了多次變革，逐步演變成當(dāng)今的狀態(tài) 。在Kilby案判決之前，針對授權(quán)后專利，只有專利行政機(jī)關(guān)(日本特許廳審判部)可以進(jìn)行有效性認(rèn)定。日本特許廳是日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的下屬機(jī)構(gòu)，職能相當(dāng)于我國的國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。專利的無效審判由日本特許廳的審判部負(fù)責(zé)，審判部的職能相當(dāng)于我國的國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部(原專利復(fù)審委員會(huì))。

(二)Kilby案判決之后

2000年4月，日本最高法院在Kilby案判決中指出：在日本特許廳審判部對專利權(quán)是否有效做出判斷之前，如果審理專利侵權(quán)訴訟的法院認(rèn)為該專利確實(shí)存在很明顯的無效理由時(shí)，可以權(quán)利濫用為由不支持專利權(quán)人的停止侵權(quán)、賠償損失等要求。Kilby案判決實(shí)際上承認(rèn)了專利侵權(quán)訴訟中，如果專利存在明顯無效的理由，法院可以對專利權(quán)的有效性做出間接的、相對的判斷，此后一段時(shí)間這樣的判決逐漸增多。也就是說，雖然立法并未明確賦予法院在專利侵權(quán)訴訟中對專利權(quán)有效性認(rèn)定的權(quán)力，但司法實(shí)踐中法院在專利侵權(quán)訴訟中越來越多地對專利權(quán)有效性進(jìn)行認(rèn)定。

2004年日本《專利法》修改時(shí)，在一百零四條增加之三：“在侵犯專利權(quán)或者專用實(shí)施權(quán)的訴訟中，如果該專利通過無效審判將被認(rèn)為無效，專利權(quán)人或?qū)Ｓ脤?shí)施權(quán)人不得向?qū)Ψ叫惺箼?quán)利。如果依前款規(guī)定的攻擊或抗辯方法，如果被認(rèn)為是以不正當(dāng)推遲審理為目的而提出的，法院可以依動(dòng)議或者依職權(quán)作出不予受理的決定。” 根據(jù)上述規(guī)定，如果法院認(rèn)為涉案專利根據(jù)專利無效審判將會(huì)被認(rèn)為無效時(shí)，可以判決專利權(quán)人或?qū)Ｓ脤?shí)施權(quán)人不得向?qū)Ψ叫惺箼?quán)利，并且將Kilby案判決中所設(shè)定的無效理由應(yīng)為“明顯性”要件刪除，這也標(biāo)志著法院在民事訴訟中審查專利權(quán)效力有了正式的法律依據(jù)。另外，還在日本《專利法》第一百六十八條增設(shè)第五款、第六款，進(jìn)一步強(qiáng)化了行政機(jī)關(guān)和法院的信息相互溝通機(jī)制。第五款為：“依前款規(guī)定接到該專利權(quán)存在審判請求的通知后，在該訴訟中，記載有依據(jù)第一百零四條之三第一項(xiàng)規(guī)定的攻擊或者抗辯方法的書面文件在該通知前提出或者在該通知后第一次提出的，法院應(yīng)當(dāng)將該情況通知日本特許廳長官。” 第六款為：“接到前款規(guī)定的通知后，日本特許廳長官可以要求法院提供在該訴訟的訴訟記錄中審判員認(rèn)為審判所需要的書面文件的復(fù)印件。” 即專門在增加第一百零四條之三后，在一百六十八條第五、六款對日本特許廳與法院的協(xié)調(diào)通知機(jī)制進(jìn)行了完善。

2005年4月1日，日本《知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院設(shè)置法》開始實(shí)施，成立了下設(shè)于東京高等法院的知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院，集中管轄對不服日本特許廳的專利無效審決的專利行政訴訟一審案件和專利侵權(quán)訴訟的上訴案件，實(shí)現(xiàn)了專利行政訴訟與侵權(quán)訴訟上訴管轄權(quán)的統(tǒng)一。知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院建立了技術(shù)調(diào)查官制度，針對專利等技術(shù)類案件的必要技術(shù)事項(xiàng)，技術(shù)調(diào)查官可以幫助法官了解相關(guān)技術(shù)。

實(shí)踐中，由于日本特許廳和一審法院判斷結(jié)果不一致的案例大量出現(xiàn)，給專利維權(quán)造成了一系列的困擾。2011年日本專利法修改時(shí)，增設(shè)了第一百零四條之四，規(guī)定在專利侵權(quán)訴訟的終局判決確定后，該專利無效的審決才確定的，當(dāng)事人不得以在后確定的專利無效審決為理由提起再審，以解決日本特許廳與法院對專利權(quán)的有效性認(rèn)定不一致時(shí)，當(dāng)事人要求法院對相關(guān)侵權(quán)案件進(jìn)行再審的困擾。

2014年日本再次公布新的專利法修正案(2015年4月1日開始實(shí)施)，重新引入了異議制度。日本異議制度始于1921年，當(dāng)時(shí)為授權(quán)前異議，1994年改為授權(quán)后異議并于2003年廢止。根據(jù)重新引入的異議制度，提出異議之時(shí)間點(diǎn)為公告日起六個(gè)月，任何人(不可匿名)均可提起。

二、日本目前的授權(quán)后制度設(shè)計(jì)

從以上日本的相關(guān)制度沿革和最新立法動(dòng)態(tài)可以看出，日本目前即既存在獨(dú)立的專利確權(quán)機(jī)構(gòu)，同時(shí)審理專利侵權(quán)案件的法院也可以對專利權(quán)有效性進(jìn)行認(rèn)定。

一方面，根據(jù)日本《專利法》第一百二十三、一百七十八條以及《知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院設(shè)置法》第二條的規(guī)定，在專利權(quán)授予之后的任何時(shí)候，利害關(guān)系人認(rèn)為某一專利權(quán)的授予不符合專利授權(quán)條件的，可以向日本特許廳審判部提出無效審判請求。當(dāng)事人對日本特許廳審判部的決定，可以向東京高等法院下設(shè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院起訴。日本對專利確權(quán)的行政訴訟采取兩審終審制，知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院作為行政訴訟的第一審級。當(dāng)事人對知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院作出的一審判決不服的，可上訴至最高法院，最高院作出的判決為終審判決。

另一方面，根據(jù)日本《民事訴訟法》第六條和《知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院設(shè)置法》第二條的規(guī)定，對于技術(shù)型案件，如發(fā)明或者實(shí)用新型專利侵權(quán)案件，專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)向東京、大阪兩個(gè)地方法院提起專利侵權(quán)民事訴訟。當(dāng)事人對一審判決不服的，應(yīng)向知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院提起上訴。專利侵權(quán)訴訟實(shí)行三審終審制，最高法院擁有最終裁判權(quán)。在專利侵權(quán)民事訴訟中，審理專利侵權(quán)案件的法院可以對專利權(quán)有效性進(jìn)行認(rèn)定，但這種認(rèn)定僅適用于個(gè)案，不具有普遍的效力。

三、日本授權(quán)后制度運(yùn)行的困境

(一)日本特許廳和法院審理標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論產(chǎn)生沖突

由日本特許廳一個(gè)機(jī)構(gòu)對專利有效性進(jìn)行認(rèn)定，審查標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論容易做到一致。在日本特許廳和審理專利侵權(quán)訴訟的法院均可對專利有效性作出認(rèn)定的情況下，對于專利有效性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論的一致性帶來了一定的挑戰(zhàn)，具體如下：(1)法院和日本特許廳同時(shí)或先后對同一專利權(quán)的有效性進(jìn)行審查的情形無法避免。數(shù)據(jù)顯示，2005年至2009年間，地方法院有40%至60%的案件中被控侵權(quán)方既提出無效抗辯，又向日本特許廳提出專利無效審判。(2)法院和日本特許廳對專利權(quán)有效性審查的制度功能有差異，相比法院，日本特許廳的無效審查還具有糾正不當(dāng)授權(quán)的職能，可依職權(quán)審查。(3)在專利侵權(quán)訴訟中，不同審級中被控侵權(quán)人主張的專利無效的理由也可以不同。這些原因既導(dǎo)致法院和日本特許廳出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論分歧無法避免，也造成了行政和司法資源的浪費(fèi)。

從實(shí)踐中看，日本在專利侵權(quán)訴訟中引入無效抗辯制度后，在諸多案件中專利侵權(quán)與確權(quán)程序?qū)ν粚＠麢?quán)的效力認(rèn)定產(chǎn)生了分歧，直接影響到行政和司法的公信力。有數(shù)據(jù)顯示，Kilby案判決后到2004年修改之前，在專利侵權(quán)訴訟中，法院對專利有效性的審查結(jié)果與日本特許廳審決結(jié)果不一致的比率為8%，這一數(shù)據(jù)在2004年專利法修改明確無效抗辯制度后增至21%。

(二)日本特許廳和法院審理標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論分歧的應(yīng)對

如上所述，在已建立相關(guān)配套制度，包括建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院、技術(shù)調(diào)查官制度、建立日本特許廳和法院之間的協(xié)調(diào)通知機(jī)制等的前提下，日本特許廳和法院對同一專利權(quán)的效力認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論分歧仍大量出現(xiàn)。

為了應(yīng)對上述問題，日本在2011年修改專利法時(shí)增設(shè)了一百零四條之四，對再審問題進(jìn)行了規(guī)定，以提高訴訟效率 。這種制度設(shè)計(jì)明顯是立法機(jī)關(guān)在效率和公正之間的無奈之選。在此制度設(shè)計(jì)下，專利侵權(quán)訴訟的被控侵權(quán)人為了獲得利益最大化，會(huì)盡早向日本特許廳提出專利無效，最終對專利權(quán)有效性的認(rèn)定又回歸到日本特許廳。即便如此，第一百零四條之四只是解決了是否可以啟動(dòng)再審的問題，對于日本特許廳和法院對同一專利權(quán)有效性的判斷結(jié)果不一致的問題，仍然沒有得到有效解決。2014年日本專利法修改時(shí)重新引入異議制度，以期提高授權(quán)后專利的質(zhì)量和權(quán)利穩(wěn)定性，在一定程度上能夠減少日本特許廳和法院之間對專利權(quán)效力認(rèn)定的結(jié)論分歧。

因此，在賦權(quán)審理專利侵權(quán)案件的法院對專利權(quán)有效性進(jìn)行認(rèn)定的日本，對于法院和日本特許廳對同一專利權(quán)有效性認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)論分歧，至今沒有有效解決手段。為了應(yīng)對審理標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論的不一致，法院和日本特許廳之間仍面臨協(xié)調(diào)通知的問題。

四、對我國相關(guān)制度設(shè)計(jì)的思考

(一)從不同法院之間審理標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)論一致性的角度

我國與日本現(xiàn)實(shí)情況不同。從管轄法院的數(shù)量來看，由于日本國土面積很小，對專利侵權(quán)案件采取集中管轄，一審法院只有東京地方法院和大阪地方法院兩家，以名古屋為界，以西歸大阪地方法院管轄，以東歸東京地方法院管轄，二審則統(tǒng)一由東京高等法院下設(shè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)高等法院管轄，在三個(gè)法院之間比較容易做到審判標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)論一致。從案件數(shù)量來看，從2015年至2017年，地方法院受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事案件分別為534件、505件、692件。

反觀我國，從審理專利侵權(quán)訴訟的管轄法院來看，目前雖已成立最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭，統(tǒng)一管轄全國范圍內(nèi)的專利等技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事、行政案件的上訴案件，但專利侵權(quán)案件的一審還仍由分布在全國各地的眾多法院管轄，目前技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件管轄布局為“1+32+42”，“1”指最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭，“32”指各高級人民法院，“42”指具有相關(guān)管轄權(quán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和中級人民法院，具有技術(shù)類專利案件一審管轄權(quán)的地方法院有74家。從案件數(shù)量來看，從2015年至2018年，地方法院受理專利民事案件分別為1.1607萬、1.2357萬件、1.6010萬件、2.1699萬件，是日本的20倍以上，且最近三年保持30%左右的增長率。

因此，在如此多的一審管轄法院和案件量的基礎(chǔ)上，再加上我國區(qū)域發(fā)展嚴(yán)重不均衡，出現(xiàn)對專利權(quán)有效性認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論不一致的判決幾乎是肯定的。此外，同一專利權(quán)可能同時(shí)在不同法院有多個(gè)在審侵權(quán)案件，再考慮到該專利權(quán)類似的其他串案專利 ，一審法院對專利有效性的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論更易出現(xiàn)分歧。

(二)從專利行政確權(quán)機(jī)關(guān)和法院審理標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)論一致性的角度

如前所述，在日本已建立相關(guān)配套制度的情況下，日本特許廳和法院對同一專利權(quán)的判斷結(jié)果仍出現(xiàn)一定比例的不一致。

反觀我國，無論是專利侵權(quán)案件的管轄法院數(shù)量，還是專利侵權(quán)案件數(shù)量，均是日本的幾十倍。從專利無效案件量來看，2013至2017年，日本專利無效請求案件為994件，我國為1.8610萬件，是日本的18倍以上。若效仿日本，專利行政確權(quán)機(jī)關(guān)和法院對同一專利權(quán)的有效性審理標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)論不一致的案件數(shù)量恐怕只會(huì)更高。值得注意的是，在名稱為“選擇數(shù)據(jù)傳送方法”發(fā)明專利(專利號：ZL200480001590.4)的確權(quán)與侵權(quán)程序中，原專利復(fù)審委員會(huì)于2012年作出第18676號審查決定，宣告該專利部分無效，其中權(quán)利要求7維持有效。該無效決定得到北京一中院(2012)一中知行初字第3856號和北京高院(2013)高行終字第890號判決的維持。上海市一中院于2013作出侵權(quán)案件的(2011)滬一中民五(知)初字第47號一審判決，認(rèn)定權(quán)利要求7由于保護(hù)范圍不能確定，不應(yīng)判定被告構(gòu)成侵權(quán)。該判決被上海高院(2013)滬高民三(知)終字第96號二審判決維持。該案中，行政與司法、確權(quán)與侵權(quán)對同一專利權(quán)的效力作出相互矛盾的認(rèn)定，引發(fā)社會(huì)廣泛熱議，由此可看出公眾對這種分歧的容忍度不高。

綜上所述，一項(xiàng)制度的變革需要結(jié)合現(xiàn)實(shí)國情、法律傳統(tǒng)、社會(huì)公眾的可接受程度、制度變革成本、公平和效率等多個(gè)因素進(jìn)行論證，綜合權(quán)衡利弊，不能只關(guān)注變革所帶來某一方面的效果，忽視其所帶來的種種弊端，對現(xiàn)有制度的變革決不能以解決一個(gè)問題而產(chǎn)生更多的問題為代價(jià)。日本通過在專利侵權(quán)訴訟中引入專利有效性認(rèn)定，試圖緩解周期長的問題，但同時(shí)也帶來了日本特許廳和法院審理標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論不一致的問題。這些問題的出現(xiàn)恰恰能夠成為我們制度發(fā)展變革過程中的一面鏡子，讓我們能夠?qū)@些問題進(jìn)行前瞻性的思考，從而提出更好的解決之道。(國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局復(fù)審和無效審理部 楊玉方 劉銘)

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